A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça fez prevalecer o princípio da proteção ao nome comercial na disputa entre duas empresas com produtos distintos, mas de marcas idênticas. A Maeda S/A Agroindustrial assegurou o direito de manter exclusividade da marca Agropem em produtos de sua linha de comercialização– sementes, mudas, plantas e flores naturais. Com a decisão da Terceira Turma do STJ, a Virbac do Brasil Indústria e Comércio, fabricante de medicamentos de uso veterinário, deverá desistir da marca Agropen e não poderá usar esse nome em propaganda, cartazes, impressos e outros meios de divulgação.
A atual Maeda S/A Agroindustrial constituiu-se em empresa em 1976 com o nome comercial Agropem Agro Pecuária Maeda e a marca Maeda Agropem registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial no mesmo ano. Vinte anos depois, a Virbac buscou o registro da marca Agropen. A Maeda entrou com ação na Justiça e obteve, em sentença de primeiro grau, a exclusividade do nome, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo deu razão à fabricante de medicamentos veterinários por considerar não caber proteção legal quando as duas marcas idênticas são de atividades distintas, inscritas em classes diferente no INPI. Por esse entendimento, a proprietária da marca deve ser considerada de “alto renome” para obter proteção especial em todos os ramos de atividade, como estabelece o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, (nº 9.279).
Segundo decisão do TJ, “em que pese seja inegável a igualdade fonética, a especificidade do produto fabricado pela ré (Virbac) afasta qualquer possibilidade de confusão”. Como uma empresa fabrica antibiótico de uso veterinário e outra tem sua marca em sementes e plantas, o TJ aplicou o princípio da especificidade de cada produto para negar a proteção prevista na lei.
Em recurso ao STJ, a Maeda sustenta que, em função da anterioridade da marca Agropem, deveria prevalecer os artigos 124 e 129 da Lei 9.279 e do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição, todos eles relacionados à proteção da propriedade industrial. A empresa insiste que a utilização da mesma marca geraria dúvida e confusão aos consumidores em função da existência de afinidade mercadológica pois tanto ela como a ré têm como público-alvo os agropecuaristas.
Em seu voto, o relator do processo, ministro Carlos Alberto Menezes Direito, destaca a “vigorosa proteção ao nome comercial” e cita o artigo 8º da Convenção de Paris, que criou a União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial e da qual o Brasil é signatário. “O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”, estabelece o artigo da Convenção, na forma da revisão de Haia de 1925.
O relator cita também precedentes de julgamentos realizados no STJ. Em um desses processos, o ministro Barros Monteiro afirma: “O direito sobre o nome comercial, segundo entendimento hoje prevalecente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio”. Na disputa entre a Maeda e a Virbac, afirmou o ministro Menezes Direito, “há ambiente comum de mercado”. Assim, “se há um nome comercial registrado, não pode haver o registro de marca por terceiro” para evitar confusão dos consumidores sobre a origem do produto. Caso contrário, ressalta o relator, seria “expandir a possibilidade de burla ao consumidor, o que não é recomendável”.
O ministro reforça o voto favorável ao pedido de exclusividade da marca Agropem com a informação contida no processo de que a Virbac luta na Justiça pelo registro da marca, tendo perdido na primeira instância. Ele também contesta o entendimento do TJ de que a alteração do nome comercial da Maeda “reduziu a repercussão” do pedido de exclusividade. “O certo é que todo o processo refere-se ao uso indevido pela ré da marca de que é titular e legítima detentora” a Maeda S/A Agroindustrial, disse.. Assim, a posterior modificação do nome comercial, segundo ele, não repercute na causa.
