A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a recurso da Companhia Athletica, uma das maiores redes de academia do Brasil, para declarar a nulidade do registro de uma academia do Rio Grande do Sul, a Athletica Cia. de Ginástica, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), proibindo-a de utilizar a marca.
De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, as duas empresas pertencem ao mesmo segmento de mercado e suas marcas são fonética e graficamente semelhantes, o que gera a possibilidade de serem confundidas pelos consumidores, “tornando-se inviável a coexistência entre elas”.
A Companhia Athletica recorreu ao STJ contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que reconheceu a validade do registro feito pela Athletica Cia. de Ginástica no INPI. Conforme os autos, a Companhia Athletica depositou o registro da marca em 1995. O registro foi concedido em 1998, com ressalva de exclusividade apenas sobre o elemento “companhia”. Tal fato lhe conferiu o direito exclusivo de uso da expressão. A Athletica Cia. de Ginástica depositou o registro em 1998, o qual foi concedido em 2007, sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos.
Nancy Andrighi lembrou que o artigo 129 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) estabelece que a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.
Confusão
A ministra verificou que o registro da academia gaúcha foi concedido pelo INPI quase uma década depois da concessão da marca Companhia Athletica. Destacou ainda que o próprio INPI reconheceu que as duas marcas seriam “passíveis de confusão, até mesmo porque são utilizadas para assinalar serviços idênticos, semelhantes ou afins”.
A relatora explicou que, em razão do estabelecido pelo artigo 124, VI, da LPI, as marcas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro, admitindo-se sua utilização por terceiros de boa-fé. Já o inciso XIX do mesmo artigo proíbe a reprodução ou imitação de marcas já existentes, justamente para evitar a eventual confusão do consumidor e impedir a concorrência desleal.
Para Nancy Andrighi, é inviável que a Companhia Athletica tenha de conviver com marca semelhante quando se preocupou em adicionar a letra “h” ao nome “no intuito de conferir autenticidade e diferenciação à sua marca”.
Distinção e anterioridade
Segundo a relatora, as duas marcas “são consideravelmente semelhantes, foneticamente e graficamente”, sendo que a simples abreviação e inversão da ordem dos elementos que compõem a marca não são suficientes para conferir a distinção e novidade necessárias para que uma marca seja registrável.
O caso envolve, conforme destacou a ministra, “não só a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas, mas também o intuito de se coibir a concorrência desleal, desvio de clientela alheia e proveito econômico parasitário”.
Afirmou ainda que, havendo conflitos entre marcas, “prevalecerá aquela que possuir a anterioridade de registro”. Nesse caso, prevaleceu a marca Companhia Athletica.
